Il marchio è il segno che si pone sul prodotto e ne costituisce la marca e quindi costituisce il segno distintivo del prodotto o del servizio e precisamente il segno che ne attesta la provenienza da una particolare impresa. Il suo ruolo centrale tra gli elementi distintivi è dimostrato dal fatto che gli viene destinata una disciplina più completa e articolata rispetto a quanto avviene per gli altri elementi distintivi costituita oltre che dalle norme del codice civile anche dalle norme contenute nel codice della proprietà industriale . Ciò permette di ravvisare principi comuni tra il marchio e le invenzioni e gli altri prodotti dell’ingegno.
Tali principi comuni non eliminano però il fatto che il marchio è rilevante soprattutto per la sua funzione distintiva e in questa veste assume una configurazione ben diversa rispetto ai diritti sulle opere dell’ingegno. Come segno distintivo il marchio deve consistere in qualcosa di esterno al prodotto e al suo involucro che si aggiunge al prodotto per indicarne la provenienza ma da esso separabile senza snaturarlo. Il prodotto quindi deve essere completo senza il marchio che non può quindi consistere nella forma del prodotto o nell’involucro. Il marchio può essere nominativo e quindi risultare da una denominazione o emblematico e quindi consistere in segni, simboli o figure o misto ossia consistere insieme in figure, simboli e denominazioni. Alla disciplina interna del marchio si aggiunge la disciplina del marchio comunitario, ossia il marchio unitariamente disciplinato per l’intera comunità.
La tutela del marchio consiste essenzialmente nell’attribuire all’imprenditore il diritto esclusivo all’uso del marchio, il diritto a che il marchio non venga soppresso da altri (es il rivenditore può aggiungere il suo marchio di commercio ma non può sopprimere il marchio di fabbrica), e il diritto di vietarne l’uso a terzi senza il proprio consenso. La tutela del marchio in sede civile è apprestata per il solo fatto dell’uso del marchio da parte di persona diversa dal titolare senza che sia necessaria una indagine sulla colpevolezza di tale uso o del danno.
La tutela del marchio pone anche problemi di estensione in quanto è necessario precisare i parametri sulla cui base l’uso altrui del marchio può comportare lesione del diritto. A questo proposito occorre dire che la tutela del marchio è apprestata nell’ipotesi in cui esso venga utilizzato per prodotti identici o affini determinando in tal modo un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. Vi è poi la questione del marchio celebre o di altra rinomanza A tale proposito la legge stabilisce che il titolare del diritto di marchio può vietare a terzi di usare un segno identico o simile per prodotti o servizi non simili se il marchio registrato gode di alta rinomanza e quindi l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio o di recare pregiudizio al marchio stesso.
Presupposti della tutela del marchio
Il codice di proprietà industriale stabilisce che il titolo di proprietà industriale relativo al marchio con i diritti esclusivi che conferisce si acquista con la registrazione. L’uso con notorietà generale di un marchio non registrato può impedire l’altrui registrazione nell’ambito della disciplina della concorrenza sleale ma non può attribuire un diritto esclusivo impedendo che altri ne facciano uso. D’altra parte poiché la registrazione non pregiudica l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale è possibile che il precedente uso del marchio legittimi all’azione di rivendica per ottenere che la domanda di registrazione o la registrazione già avvenuta siano trasferite a chi invoca tale tutela sulla base del proprio uso.
La questione si ricollega a quello che è il più importante presupposto della tutela del marchio ossia quello della sua novità. Tale requisito è assente quando il marchio è già stato notoriamente usato o registrato da altri con la conseguenza che il proprio uso del marchio se non attribuisce un diritto esclusivo permette però di prevalere rispetto all’altrui registrazione facendola propria o chiedendo che ne sia dichiarata la nullità. Il codice di proprietà industriale esclude la presenza del requisito della novità quando il marchio sia identico o simile ad altro segno registrato da altri o da altri usato come marchio o come altro segno distintivo.
Ne deriva che la mancanza di novità del marchio può derivare da una altrui precedente registrazione o dall’altrui uso ma nel primo caso l’impedimento ha carattere assoluto (e quindi può ricostituirsi la novità solo quando la precedente registrazione abbia perso efficacia per scadenza o non uso) mentre nel secondo caso occorre che l’uso altrui del segno deve avere rilevanza non puramente locale ma generale. Se la rilevanza è solo locale il marchio può essere registrato ma il terzo ha diritto a continuare ad usarlo nei limiti in cui lo usava prima della registrazione,
Il marchio, oltre al requisito della novità deve avere quello della capacità distintiva e quindi deve essere suscettibile di appropriazione individuale. Il requisito della capacità distintiva determina i due istituti della volgarizzazione (decadenza del marchio quando per attività o inattività del suo titolare sia divenuto denominazione generica del prodotto perdendo la sua capacità distintiva) e della secondary meaning (per cui non può essere dichiarata la nullità del marchio se prima della eccezione di nullità il segno, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato capacità distintiva).
Terzo requisito è quello della liceità che comporta che il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, che l’uso del marchio non deve comportare violazione di un diritto esclusivo di terzi (es. uso come marchio del ritratto o nome altrui), che non sia idoneo ad ingannare il pubblico. La legge non individua solo i requisiti che il marchio deve avere al momento della registrazione ma anche di quelli che deve avere nei momenti successivi disciplinando anche l’uso del marchio. Infatti il mancato uso del marchio se protratto oltre cinque anni determina la decadenza del diritto, e ugualmente si ha decadenza del diritto se il marchio, di per sé non ingannevole, viene usato in modo idoneo ad ingannare il pubblico (uso decettivo del marchio)
E’ evidente quindi che se la registrazione del marchio è necessaria per determinare una posizione di esclusività e quindi può implicare una presunzione di validità del marchio registrato, tuttavia i requisiti richiesti dalla legge devono sussistere in concreto. La legge infatti regola la disciplina della azioni di nullità e decadenza del diritto affermando l’efficacia erga omnes della sentenza che accerta la nullità o decadenza del marchio.
Per quanto riguarda la legittimazione a tali azioni la legge dopo aver stabilito in via generale che essa spetta al p.m, e a chiunque ne abbia interesse , stabilisce che l’azione di nullità nel caso sia motivata dalla sussistenza di diritti anteriori, dalla violazione di altrui diritti esclusivi o per essere stato registrato da persona diversa dall’avente diritto, può essere esercitata solo dal titolare dei diritti anteriori o dall’avente diritto. Ne risulta un sistema in cui alla soluzione di carattere generale della nullità assoluta si affianca quella della nullità relativa nelle ipotesi suddette dove con la nullità in sostanza si tutela i titolari di diritti anteriori.