Art 2 e 15 Codice Proprietà Industriale dispongono che il titolo di proprietà industriale del marchio si acquista con registrazione. Se quindi il marchio è usato ma non registrato ma l’uso avviene con notorietà generale esso può impedire l’altrui registrazione ma non può attribuire un diritto esclusivo e quindi non può impedire che altri lo usino. Inoltre poiché la registrazione non pregiudica l’appartenenza dei diritti di proprietà industriale anche è possibile che il precedente uso del marchio legittimi all’azione di rivendica ex 118 Codice Proprietà Industriale ad ottenere che la domanda di registrazione ovvero la registrazione sia trasferita al nome di chi invoca tale tutela sulla base del proprio uso. Ciò si ricollega al presupposto principe della tutela del marchio cioè la sua novità: essa sarà assente ex 12 Codice Proprietà Industriale quando il marchio sia stato notoriamente usato o registrato da altri: con la conseguenza che il proprio uso del marchio permette di prevalere verso l’altrui registrazione sia facendola propria sia chiedendo la dichiarazione di nullità: quindi anche l’uso del marchio può fondare un diritto,non però esclusivo erga omnes, ma solo verso chi eventualmente l’abbia poi registrato. La mancanza di novità può derivare allora da altrui registrazione del segno (impedimento di carattere assoluto e solo se la registrazione perda la sua efficacia, per scadenza di due anni o per il non uso, il requisito della novità può esser sussistente di nuovo) o in un altrui uso (il preuso del marchio,quello precedente all’altrui registrazione è da un lato distruttivo della novità quando ha comportato una notorietà generale del segno. Non la esclude quando si è trattato puramente di uso locale: in tal caso la registrazione rimane valida ma il terzo ha diritto di continuare nell’uso del segno distintivo nei limiti in cui l’aveva fatto precedentemente alla registrazione). Il marchio deve poi avere capacità distintiva potendo quindi esser suscettibile di appropriazione individuale, individuandosi quindi un requisito che vale ad impedire l’eventualità che appropriandosi ad esempio di una denominazione generica si consegue una posizione monopolista. Ci sono poi due istituti che sottolineano il ruolo centrale della capacità distintiva: la cosiddetta “volgarizzazione” cioè l’ipotesi di una decadenza del marchio quando abbia perso la sua capacità distintiva e dall’altra parte del cosiddetti “secondary meaning” sulla base di cui non può esser dichiarata la nullità del marchio se prima della domanda principale o dell’eccezione di nullità il segno che ne forma oggetto ha acquistato carattere distintivo. C’è poi il requisito della “liceità” del marchio, che manca quando lo stesso sia verso legge, ordinamento pubblico e buon costume o quando l’uso comporti la violazione di un diritto esclusivo di terzi. Riguardo all’uso del marchio la legge dice che se il titolare non usi il marchio o non ne conceda il consenso all’uso dopo 5 anni avviene la decadenza del diritto; oltre a ciò la decadenza avviene quando sia usato in modo da renderlo idoneo ad ingannare il pubblico (uso decettivo del marchio a seguito del modo con cui viene usato). Riguardo alle azioni di nullità e decadenza del relativo diritto: serve una domanda in via principale o riconvenzionale per chiedere una sentenza che abbia efficacia erga omnes. Riguardo la legittimazione il 122 Codice Proprietà Industriale dispone che l’azione può esser esercitata solo dai titolari dei diritti anteriore o dall’avente diritto (possibilità di nullità relativa allora riguardo alle ipotesi ove la nullità si tratta di accordare tutela ai pretesi titolari di diritti anteriori, oltre che nullità assoluta).
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