Articolo 12 del codice proprietà industriale: la novità del marchio da registrare

Abbiamo poi iniziato a parlare della novità. Ne parla l’art 12 prende in considerazione il requisito della novità: ci dice che un marchio non può essere registrato se è uguale o simile o a marchi già presenti sul mercato o a marchi già registrati nell’ordinamento. L’art 12 può essere tagliato in due parti: le lett a e b parlano del requisito sostanziale; le lette c d e parlano dal requisito formale. Il marchio non è nuovo se è uguale o simile ad un marchio già presente sul mercato per prodotti uguali o affini (requisito sostanziale). Quale può essere questo marchio già presente? È il marchio di fatto. Visto sotto il profilo della registrazione del marchio successivo, la norma ci dice che se già esiste un marchio e se non è noto nel mercato (non utilizzato e non conosciuto) non potrà essere tutelato. Quindi il marchio successivo non è registrabile se è in contrasto con un già esistente marchio di fatto uguale, esistente e conosciuto nel mercato (notorietà odierna). Questo requisito del marchio di fatto che inibisce la possibilità di registrare un marchio successivo, trova una eccezione: il preuso locale. Il preuso per l’uso del marchio di fatto, per invalidare la registrazione del marchio successivo, deve essere un preuso diffuso, non locale, che inibisce la successiva registrazione del marchio. Il preuso locale non impedisce di registrare il marchio successivo. Qui il preutente, può continuare ad usarlo così come lo aveva utilizzato prima, in ambito strettamente locale.  Questa esistenza prevede alcuni accorgimenti:  quindi il preuso locale consente la registrazione del marchio successivo. Preuso locale significa una zona molto limitata. La lettere b prevede ugualmente un requisito sostanziale: la norma ci dice che non è nuovo e quindi non è registrabile il marchio che sia uguale o simile ad una precedente ditta, una precedente denominazione o ragione sociale o un precedente nome a dominio. Se già quel marchio è utilizzato da qualcuno ed è utilizzato attualmente, inibisce di registrare quel segno come marchio nuovo.

 Le altre lettere successive prendono in considerazione il requisito formale: è dato dal fatto che già in precedenza, un altro imprenditore abbia registrato quello stesso marchio o un marchio simile per prodotti identici o per prodotti affini. La norma distingue l’ipotesi in cui sia già registrato uno stesso marchio per prodotti identici, dalla ipotesi in cui sia registrato un marchi simile per prodotti affini o per identici prodotto. In questi casi, la confusione del pubblico non è presunta: qui dovrà essere dimostrato il rischio di confusione per il pubblico. Quando si parla di novità si parla di novità rispetto al requisito sostanziale che è già presente nel mercato oppure si fa riferimento al requisito formale, cioè è già presente una tutela per il marchio: marchi identici oppure marchi simili per prodotti affini o identici. Qui, il rischio di confusione non è presunto, in questi casi occorre dimostrare che il consumatore è indotto in confusione. Sempre la norma ci dice che in questi casi non viene meno la novità del marchio, se il precedente marchio  registrato è scaduto da due anni o è decaduto per non uso. La norma si riferisce ad un fenomeno piuttosto chiaro: quando si va a registrare un marchio bisogna districarsi tra marchi simili che sono già stati registrati. Il titolare del marchio può decadere dall’utilizzo del marchio stesso laddove questo non venga utilizzato per 5 anni consecutivi. Può essere registrato il marchio scaduto o decaduto. La norma contiene delle eccezioni a questa regola. Il marchio successivo non può essere registrato come nuovo salvi i casi di priorità o di rivendicazione di preesistenza. I casi di priorità conosciuti sono 2: sono 2 ipotesi in cui il marchio precedente pur non essendo registrato inibisce la possibilità al marchio successivo di ottenere la registrazione. Una causa di priorità è attribuita all’imprenditore che abbia registrato il proprio marchio in uno dei paesi aderenti alla Convenzione dell’Unione di Parigi: l’imprenditore che registra ha 6 mesi di tempo per poter registrare il marchio anche negli altri paesi. L’altra causa di priorità è invece prevista dal nostro codice, ed è l’ho in cui l’imprenditore voglia mostrare il prodotto contrassegnato da un marchio che intende registrare in una esposizione internazionale o in una mostra/fiera. Può chiedere un decreto al ministro per lo sviluppo economico il quale garantirà una priorità nella registrazione del marchio per sei mesi. Poi ci sono le rivendicazioni, che sono previste dal regolamento comunitario (207/2009): prevede una causa di preesistenza.

L’art 12 oltre a queste ipotesi contiene anche la disciplina del marchio notorio. Che cosa prevede questo novello art 12 lett e? prevede che non siano registrabili come marchi i segni identici o simili per marchi già registrati e che rappresentino dei segni notori ed anche per prodotti non identici. Il marchio notorio dal 92 ad oggi ha acquisito una tutela in più: nessun altro imprenditore successivo potrà registrare un marchio uguale o simile anche per prodotti differenti. È una tutela extra merceologica: colui che ha ideato il marchio ha tutto il diritto di utilizzare il proprio marchio anche per prodotti differenti. Quindi l’unico profilo che si guarda per concedere tutela è il profilo del vantaggio o pregiudizio che possa subire dall’altrui marchio (introdotto con legislazione del 92).

Articolo 12 del codice proprietà industriale: la novità del marchio da registrare ultima modifica: 2013-01-29T19:37:41+01:00 da admin
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