Il marchio registrato e il marchio di fatto

Il marchio registrato

Il titolare di un marchio ha diritto all’uso esclusivo su tutto il territorio nazionale se il marchio è stato registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. La tutela del marchio registrato non impedisce però , di regola che altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi.

Quando si tratta di marchi celebri, dotati di forte capacità attrattiva e suggestiva (Coca cola, Marlboro, ecc) l’uso di tale marchi da parte di altri imprenditori, anche per merci del tutto diverse (es. Coca Cola per abbigliamento) oltre a costituire “usurpazione” dell’altrui fama, può facilmente determinare equivoci sulla reale fonte di produzione. Da tempo perciò era avvertita l’esigenza di estendere l’ambito di tutela dei marchi celebri impedendo l’uso degli stessi anche per prodotti non affini.

Oggi, il titolare di un marchio registrato, che gode nello Stato di rinomanza, può vietare a terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini, quando tale uso consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all’ufficio brevetti. Per il marchio comunitario la registrazione, indipendente da quella nazionale, è invece effettuata presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel Mercato interno UAMI di Alicante in Spagna.

La registrazione nazionale dura dieci anni e non più venti come in precedenza. E’ però rinnovabile per un numero illimitato di volte sempre con efficacia decennale. Costituisce causa di decadenza la volgarizzazione del marchio. Il fatto cioè che lo stesso è divenuto nel commercio denominazione generica di quel dato prodotto, così perdendo la propria capacità distintiva. Tipico è il caso dei marchi Cellophane, Nylon , Biro, passati ormai a designare genericamente un involucro di plastica, un filato tessile artificiale e d una penna a sfera. Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente.

 

Il marchio di fatto

L’ordinamento tutela anche chi usa un marchio senza registrazione, art. 2571 e art. 12 c.p.i.  L’art. 2571 dispone che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e valso.

Perciò la tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda sull’uso di fatto dello stesso e sull’effettivo grado di notorietà raggiunto.

Il titolare di un marchio non registrato, diventato noto su tutto il territorio nazionale, potrà impedire che altri usi in fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti, ma non per prodotti affini. Potrà altresì ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto di novità, un marchio confondibile successivamente registrato. Ma la relativa azione dovrà essere esercitata entro 5 anni, per evitare la convalida del marchio successivamente registrato, art. 28 c.p.i.

Il titolare di un marchio non registrato, noto solo su territorio locale, riceverà una tutela più modesta. Infatti, non potrà impedire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale. Non potrà impedire che un concorrente registri validamente il marchio ed in tal caso potrà solo continuare ad usare il proprio marchio solo a livello locale. Il titolare del marchio registrato, avrà esclusiva d’uso in ogni altra zona del paese.

Sul piano penale, il marchio non registrato ha una tutela più limitata e non ha tutela internazionale. Infine, il marchio non registrato non viene tutelato dalle azioni previste dal c.p.i., ma da quelle previste in via generale in tema di disciplina della concorrenza sleale.

Il trasferimento del marchio

Il marchio è trasferibile e può essere trasferito a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, licenza di marchio. E’ così consentito al titolar di un marchio di monetizzare il valore commerciale dello stesso determinato dalla capacità attrattiva della clientela.

Licenza non esclusiva

E’ consentito che lo steso marchio sia contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari , sia per la totalità sia per una parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

La licenza non esclusiva è subordinata all’ulteriore condizione che il licenziatario si obblighi ad utilizzare il marchio per prodotti con caratteristiche qualitative uguali a quelle dei corrispondenti prodotti messi in commercio dal concedente o dagli altri licenziatari.